沈阳市星火太阳能技术研究所诉葛志江专利实施许可合同纠纷案

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沈阳市星火太阳能技术研究所诉葛志江专利实施许可合同纠纷案

来源：武汉合同律师——湖北济楚律师事务所网址：http://www.htlawwh.com/ 时间：2016-02-12 14:02:47

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沈阳市星火太阳能技术研究所诉葛志江专利实施许可合同纠纷案原告：沈阳市星火太阳能技术研究所。法定代表人：仲崇芳，该所所长。被告：葛志江。１９８８年５月１３日，葛志江向中国专利局提出了真空锥体、球形聚光式太阳能集热器实用新型专利申请，权利要求书的主权项为： “一种真空锥体、球形、聚光式太阳能集热器，由锥体集热器（１）、球形集热器（２）组成，其特征在于集热器外有一聚光反射器（１３）、锥体集热器（１）和球形集热器（２），由筒型轴（０３）和（０４）相连接，在筒型轴内有通道孔（３３）、（１２）、（０６），使两集热器相连通，锥体集热器（１）和球形集热器（２）由两层组成，中间为真空层。”１９８９年８月３０日该项实用新型专利被授予专利权。１９８９年４月１日，葛志江与沈阳市星火太阳能技术研究所（下称研究所）签订真空锥体、球形、聚光式太阳能集热器专利实施许可合同。合同规定：葛志江向研究所提供太阳能集热器的产品图、总装配工艺、验收标准及使用说明书等技术资料；该专利技术只转让使用权（试制、生产及产品销售）；转让费采用入门费加提成费的方式支付，入门费为４万元，在受让方收到全部图纸和工艺等技术后交付入门费１万元，其余在产品试制成功后半年内付清，提成费按产品的销售量计算，即每出售一台集热器提成３元，若年销售量超过１万台时，对超过的部分每台按２元提成。合同还规定了葛志江因设计不合理或产品达不到设计要求应承担的责任和研究所应积极实施该项技术等义务条款。１９８９年４月２０日，葛志江把太阳能集热器的施工图纸交给了研究所，但其中没有聚光反射器的施工图。研究所当即交给葛志江入门费５０００元。同年７月末，葛志江将产品总装图、产品说明书、产品验收标准、总装配工艺流程等除聚光反射器以外的全部技术资料交给了研究所。研究所在审查、实施该技术时，发现葛志江没有提供聚光反射器的施工图纸，与其申请专利的技术不一致。研究所于１９９０年３月５日诉至沈阳市中级人民法院，要求葛志江返还入门费５０００元并赔偿损失。葛志江辩称：提供的技术资料不带反射器的施工图纸是研究所要求的，是为了降低生产成本，转让的技术仍为专利技术，转让方已履行了全部义务，故不应返还入门费和承担赔偿责任。审判沈阳市中级人民法院经审理认为： “双方签订的专利实施许可合同合法有效。研究所不按合同规定的数额交付入门费，属违约行为。被告葛志江没有按其专利说明书附图把带有聚光装置的图纸全部提供给研究所，也属违约行为。研究所不积极实施该项技术，只因葛志江提供的产品图纸没有附带聚光反射装置，就要求其全部返还入门费，是不妥的，应负主要责任。双方自愿终止合同，应予批准。根据《中华人民共和国技术合法》第十六条、第十八条规定，该院于１９９０年１１月８日判决：一、双方签订的太阳能集热器专利实施许可合同终止履行；二、葛志江退还给研究所入门费２０００元（于判决生效后十日内附清）；三、驳回双方其他诉讼请求。一审判决后，双方均不服，向辽宁省高级人民法院提起上诉。葛志江的上诉理由是：不是我不提供聚光反射器图纸，而是研究所为降低成本不要，并要求我变更了设计；合同规定的入门费是４万元，而不是１万元；受让方没有充分实施该技术，按合同规定应支付全部入门费。研究所的上诉理由是：葛志江的技术资料至今也未交全，且所交图纸记载的技术与申请专利的技术不符，也不是专利技术；研究所并未违约，只交５０００元入门费是双方口头协商同意的，得到图纸后就积极调研、进行理论计算与模拟试验，并非不积极实施。辽宁省高级人民法院经审理认为：上诉人双方１９８９年４月１日所签专利实施许可合同合法有效，双方均应按合同规定认真履行各自的义务。在葛志江提供给研究所的图纸中，集热器为半球顶园柱体，半球顶与园柱体直接连接，且缺少聚光反射器图纸，其所记载的技术与葛志江获得专利权的技术特征不符，已超出了权利要求书的权利保护范围，已不属专利技术。因而葛志江转让给研究所的技术，与专利实施许可合同规定的技术不符，葛志江称变更设计是研究所的要求，证据不足，没有法定变更手续，不予认定。葛志江交给研究所的技术与专利实施许可合同规定不符，属违约行为。研究所在葛志江没有按合同交全技术资料的情况下，未按合同交纳入门费，不属违约行为，但在葛志江所交资料不全和与合同规定不符的情况下，不及时要求其按合同规定移交技术资料，就交付部分入门费，进行部分实施工作，亦应承担一定责任。鉴于双方均要求终止合同，本院予以准许。根据《中华人民共和国技术合同法》第九条、第十六条、第四十条的规定，经该院主持调解，双方于１９９１年３月７日自愿达成如下调解协议：葛志江退还研究所入门费２５００元，在本调解书发生法律效力后半年内付给。若在此半年内葛志江有技术转让费收入，在取得转让费的次日给付。评析正确认定专利法对被授予专利发明的保护范围，是解决本案的关键。《专利法》第一条明确规定，《专利法》的立法目的，是为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造。第五十九条规定：发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。这一规定有两层含义：一、对在权利要求书中没有写明的权利要求，专利法不予以保护；二、对在权利要求书中写明的与权利要求所对应的技术特征，专利权人在转让该项专利权时减少的，则其转让的技术也不受专利法保护。本案中，葛志江在自己撰写的专利申请文件中，在权利要求书的主权项内罗列了许多非必要的技术特征，致使其专利保护范围被限定在写明的技术特征之内。而葛志江在转让该项实用新型专利时，对原图纸作了较大的变动，其所转让的技术，与原专利申请的权利要求书中所列的技术特征有所减少，造成没有按合同约定转让技术。因此，该技术转让不受专利法的保护。还有一点应说明的是，本案双方当事人签订专利实施许可合同时，该项技术尚处于专利申请阶段。专利申请阶段的技术，经国家专利局审查后，会出现两种结果，即被授予专利权或不被授予专利权。对被授予专利权的专利技术，当事人双方可以按照原签订的专利实施许可合同规定的内容，进行该技术的转让。对未被授予专利权的非专利技术，当事人双方原签订的专利实施许可合同的效力，又可分为两种情况：一是专利申请公开后被驳回的，原专利实施许可合同即告终止；一是专利申请未公开而被驳回的，原专利实施许可合同仍然有效，但应适用有关非专利技术转让合同的规定。本案双方当事人签订专利实施许可合同后，该项技术被授予专利权，故当事人双方应当按照原合同履行。由于双方均未严格按照合同规定履行，故各应承担相应的责任。

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